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关于方法专利侵权诉讼中的举证问题
来源：民商法律网
发表时间： 11:02:15
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在涉及方法专利的侵权诉讼中，大多数情况下被告所使用的工艺方法（被控侵权方法）并不依附于所制造、处理或作用的终端产品而进入社会流通领域，而从所述产品或设备上也难以反推出所述方法，甚至有些工艺方法并不产生没有终端产品，而且被告一般对该工艺方法采取了严格的保密措施，专利权人很难通过正当、合法的手段获得被告所使用的方法的证据。另外，即使对于被告提交的有关方法证据，要么难以核实其真实性，要么被告以技术秘密为由请求法院不向原告出示。因此，关于方法专利侵权诉讼中举证责任的分配、证据收集、证据质证以及涉及被告技术秘密的保护等问题，在司法实践中一直是比较复杂的。下面，笔者将具体论述如下：&&&&&一、关于方法专利的具体类型&&& 根据专利权利要求的类型，发明专利可分为产品专利和方法专利。对于方法专利而言，大致可以分为三类：（2）制造方法专利，指利用化学、生物、物理、机械等自然原理对原材料进行加工、处理、反应从而制成各种产品的方法；（2）工作方法专利，指为了达到一定的工作目的作用于某种物质的方法，但该方法本身并不“制造”产品，如使用、测量、通讯、处理方法等；（3）将产品用于特定用途的方法，即“用途发明专利”，指利用产品的特定用途实现对产品的新的应 用。&&&&特别指出，对于一些产品专利而言，其权利要求中除使用了结构、组分等技术特征对专利产品进行限定外，还附带使用了方法特征，甚至有些产品专利的权利要求仅仅用方法特征对专利产品进行限定，对于这种部分或全部由方法特征限定的产品权利要求而言，在性质上仍应属于产品专利。&&&& 二、 关于方法专利侵权诉讼中的举证责任分配&&&& 1、对于新产品的制造方法专利，实行举证责任倒置&&& 《与贸易有关的知识产权协定（Trips）》第34条第1款规定：就第28条第1款(b)项所指的侵害所有权人权利的民事诉讼而言，如一专利的客体是获得一产品的方法，则司法机关有权责令被告方证明其获得相同产品的方法不同于已获专利的方法。因此，各成员应规定至少在下列一种情况下，任何未经专利所有权人同意而生产的相同产品，如无相反的证明，则应被视为是通过该己获专利方法所获得的；&&&&&(a) 如通过该已获专利方法获得的产品是新的；&&&&&(b) 如存在实质性的可能性表明该相同产品是由该方法生产的，而专利所有权人经过合理努力不能确定事实上使用了该方法。&&&&&现行《专利法》第57条第2款（新《专利法（2008）》第61条第1款）规定：&&&&专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。&&&&现行专利法主要采用了Trips协议第 34条第1款所规定的第一种方案。根据上述规定，对于新产品的制造方法专利来说，实行举证责任倒置，即由被告承担证明其产品制造方法不同于专利方法的举证责任。&&&&对于由采用制造方法特征限定的产品权利要求所构成的发明专利而言，关于其中的制备方法部分是否也实行举证责任倒置的问题，在司法实践中曾存在一定的争议。对此，结合专利法第57条的立法本意以及其修改历程，能够看出该条只适用于方法专利而非产品专利，由于采用制造方法特征限定的产品权利要求本质上仍属于产品权利要求，包含该权利要求的发明仍属于产品发明，因此，对于这类发明专利不应适用举证责任倒置，仍应由原告对其中的制备方法部分承担举证责任。&&&&2、对于除新产品的制造方法专利之外的一般方法专利（如工作方法专利、用途专利以及旧产品的制造方法专利）而言，由原告对被告所使用的工艺方法承担举证责任。&&&《民事诉讼法》第六十四条规定：&&&&当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。&&&&上述条文确定了民事诉讼中举证责任的一般原则，即“谁主张，谁举证”。根据这一原则，专利权人指控他人侵犯其专利权的，应该承担举证责任。同时，鉴于现行专利法第57条第2款特别规定了“关于新产品的制造方法专利实行举证责任倒置”这一例外情况，依据特别法优先于一般法的原则，可以得出，对于除新产品的制造方法专利之外的一般方法专利诉讼而言，仍应由原告对被告所使用的工艺方法承担举证责任。&&&&三、关于新产品制造方法专利诉讼中举证责任倒置的适用条件&&&&2003年10月最高人民法院《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定（会议讨论稿）》第63条第1款、第2款：&&&&专利法第五十七条第二款所称新产品，是指在专利申请日之前未曾在国内市场上出现过的产品,该产品与专利申请日之前已有的同类产品相比,在产品的组分、结构或者其质量、性能、功能方面有明显区别。&&&&在新产品制造方法发明专利侵权诉讼中，原告应当对依照其专利方法直接获得的产品是否为新产品作出充分说明，并负责举证证明被控侵权产品与依照其专利方法直接获得的产品相同。被告能够证明原告产品并非新产品或者与其产品不相同的，原告仍应当对被告产品的制造方法承担举证责任。&&&&专利法第57条第2款规定的举证责任倒置只是特定情况下的例外，它是有条件的。若要让被控侵权人承担举证责任，方法专利的权利人在提起诉讼时需要证明以下几方面：&&&&其一，涉案方法专利应是一项制造方法专利。对于这一点，根据涉案专利的权利要求书的内容，并结合说明书的记载，一般就可以清楚地知道涉案专利是制造方法专利还是工作方法专利抑或用途专利。&&&&其二，使用涉案专利方法所获得的应是一种新产品。关于新产品的认定标准，目前尚存在一定的争论，在实践中的做法也不一致，但目前主流的观点是，只要是在专利申请日前未曾在国内市场上出现过的产品即属于新产品。对此，上述司法解释讨论稿进行了明确规定（虽然该司法解释尚未出台，但却对现行理论和司法实践具有重要的指导和参考意义）。&&&&确认是否是新产品，对专利权人的举证不宜太苛刻，因为这是一种“消极事实”。只要在专利文件中提到是一种新产品的制造方法，或者原告在诉讼时有合理的理由说明是一种在申请专利前市场上未曾见过的新产品即可。如果被告予以否认，应该提出反证。对此，上述司法解释讨论稿也作了类似的规定。根据该规定， 对于是否是新产品，原告所承担的是只是“充分说明”的责任，而并非一定要提供证据证明。&&&&其三，被控侵权人制造的产品与采用专利方法所直接获得的产品相同。关于判断是否是“相同产品”，目前也没有一个确定的标准，而且也难以适用专利侵权判定中的一般原则，只能根据具体情况具体分析。但有一点可以明确的是，不应将其扩大到“同类产品”的范畴。关于这一点，具体可以参考法国阿文蒂斯诉江苏恒瑞制药专利侵权案，在该案二审中上海市高级人民法院认定，多西他赛与多西他赛三水合物不属于相同产品，不应适用举证责任倒置条款。&&&&只有在专利权人能够举证证明所述案件具备以上三个条件的情况下，才能适用专利法第57条第2款规定的举证责任倒置条款，否则仍应由专利权人举证证明被控侵权人所使用的工艺方法。&&& 四、关于方法专利侵权诉讼中被告所用方法的证据收集&&& 1、关于一般方法专利诉讼中的证据收集&&&&除涉及新产品制造方法的专利诉讼适用举证责任倒置外，对于一般的方法专利侵权诉讼而言，仍应由原告对被告所用的工艺方法承担举证责任，否则将面临败诉的风险。因此，在方法专利侵权诉讼中，原告应尽可能通过多种渠道收集、调取相关证据。&&&&根据现行中国法律规定，可以考虑如下几种证据收集方式：&&&（1）在起诉前或起诉时向法院申请证据保全，保全被告的工艺流程、生产记录等资料；&& （2）请求法院到被告的工厂进行现场勘验，以重现其工艺过程；必要时，申请鉴定机构的人员参与。&& （3）在起诉时或者举证期限届满前向法院申请调查取证。对于涉及药品等国家实施严格监管的特殊产品的制造方法，可以申请法院向国家食品药品监督管理局等相关主管部门调取被告的申报、备案资料。&&&&&2、关于新产品的制造方法专利诉讼中的证据收集&&&&对于涉及新产品的制造方法专利诉讼，在原告能够证明该案适用专利法第57条第2款的规定的举证责任倒置条款的情况下，应由被告对此所用的制造方法与涉案专利方法不同承担举证，原告不再承担对被告所用制造方法的举证责任。但即便如此，原告也不应坐等被告举证。因为在实践中，即使被告举出了自己制造新产品的方法的证据，但也很难证明该制造方法和其实际使用的制造方法的一致。被告若想作个假证，欺骗不懂技术的法官是十分容易的。因此，对于由被告承担举证责任的情况，原告仍应考虑在起诉时或诉讼中收集相关证据，如申请证据保全、申请法院调查取证或者进行现场勘验等，这样能再一定程度防止被告提供假证据，也能用以核实被告所提交的制造方法是否是其实际使用的方法。&&&&五、关于方法专利诉讼中被告技术秘密的保护&&&《与贸易有关的知识产权协定（Trips）》第34条第3款规定：&&&&在引用相反证据时，应顾及被告保护其制造秘密及商业秘密的合法利益。&&&《民事诉讼法》第六十六条&&&&证据应当在法庭上出示，并由当事人互相质证。对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的证据应当保密，需要在法庭出示的，不得在公开开庭时出示。&&&&2003年10月最高人民法院《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定（会议讨论稿）》第63条第1款、第2款：&&&&依据专利法第五十七条第二款的规定由被告提供的其产品制造方法不同于专利方法的证据，以能够查明案件必要事实为限，并应当经过质证，方能采信。被告请求保护与之有关的商业秘密的，依照民事诉讼法第六十六条及有关司法解释的规定处理，人民法院可以责令原告及其委托代理人、鉴定人、证人等诉讼参与人对被告的商业秘密承担保密义务。&&&&对于方法专利侵权诉讼中被告技术秘密的保护问题一直受到关注，也困扰着多数案件的当事人和法官。&&&&从举证这一环节上看，无论是原告申请向法院对被告进行证据保全或是申请依职权调取证，抑或依据举证责任倒置条款由被告提供其工艺方法资料，根据现行有关法律规定，被告均不能以其工艺资料为技术秘密为由拒绝提供，否则将面临败诉的风险。关于这一点，大都没有异议。&&&&但对于被告在多大程度上提供其使用方法的证据，在提供相关证据后如何进行质证等问题，实践中的做法并不一致。对此，笔者认为，对于可能涉及被告技术秘密部门的证据的质证问题应该从以下几方面把握：&&&（1）根据专利法第57条第2款以及上述司法解释讨论稿的规定，被告无需提供其全套工艺方法资料，其举证责任以能够证明其所用的工艺方法与涉案专利方法不同为限。也就是说，只要被告认为其所用方法中某一步骤与专利方法既不相同也不等同，被告即可只提交关于该步骤的工艺资料。而对于其他工艺资料，特别是与涉案专利没有直接关联同时又可能涉及公司技术秘密的部分工艺资料，无需提交，从而最大限度地保护其技术秘密。即使因无法分割而已经提交法院的，被告也可以申请法院在向原告出示前对该部分进行屏蔽。&&&&当然，对于被告这种“部分”举证的做法，虽然能够更大程度上保护其技术秘密，但也会面临更大的败诉风险，因为一旦该部分证据不能证明其所用的工艺方法与专利方法既不相同也不等同，就将很可能承担败诉的后果。&&&（2）对于那些与涉案专利有直接关联、对认定是否构成侵权有决定性作用，同时又可能涉及技术秘密的工艺资料部分，不能以涉及技术秘密为由，不向原告出示，而仅向法院、鉴定机构公开。因为根据上述有关法律规定，所有证据均应向原告出示并经过质证，否则将无法作为案件认定的依据。&&&（3）对于需要向原告出示、可能涉及被告技术秘密的证据，被告可以申请不公开审理，同时要求原告及其代理人以及其他诉讼参与人承担保密义务，必要时签署相关保密协议。对此，现行法律也给予了被告要求原告对其提供的证据中披露的涉及商业秘密的内容进行保密的权利。&&& 对此，我们可以参考美国伊莱利利诉江苏豪森专利侵权案。在该案一审中，江苏高院认为，如将涉及豪森公司工艺方法的技术资料内容交由伊莱利利公司审查，则可能会使豪森公司的商业利益遭受无法预见和无法弥补的损害。因此，决定对豪森公司工艺方法的技术资料采取变通的质证方式：不将该资料提交伊莱利利公司审查而交独立的鉴定专家组审查其真实性以及与原告专利方法是否相同，再由伊莱利利公司对鉴定意见发表质证意见。对此二审中，最高人民法院认为，一审法院采信未经双方当事人质证的证据，未能保障上诉人伊莱利利公司获得被上诉人豪森公司吉西他滨产品生产方法不同于专利方法的有关技术信息的正当诉讼权利，并以未经质证的证据作为委托技术鉴定的依据，违反民事诉讼法关于证据应当经过庭审质证才能够作为定案依据的规定，导致一审判决认定事实不清，证据不足，适用法律错误。据此，撤消了一审判决并发回重审。&&&&六、结论&&&&综上，根据现行法律规定，对于方法专利侵权而言，除涉及新产品制造方法专利外，应由专利权人对被告所用的方法承担举证责任。而对于涉及新产品制备方法专利的侵权诉讼，也只有在原告能够证明其产品是新产品，同时被告制造了同样的产品的情况下，才应由被告承担举证责任。但无论是对于一般方法专利诉讼还是涉及新产品的制造方法专利诉讼，原告采取恰当的诉讼策略，采取有效的证据收集手段都是非常必要的。在诉讼中，被告不能以涉及技术秘密为由拒绝提供证据，或对提供的证据拒绝向原告出示，但被告可以根据情况只提供其认为与涉案专利方法存在实质性不同的部分证据，同时可以考虑申请不公开审理并要求原告承担保密义务。
来源： 民商法律网
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