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如何应对美国NPE发起的专利诉讼?
16:01&&莱昂纳尔?莱弗纽&&&来源：知识产权报&
　　近年来，非专利实施体（NPE）提起的专利侵权案件占到美国所有新专利侵权案件的50%以上。大部分遭遇NPE起诉的中国企业都是手机或其他运行软件的电子产品制造商。中国企业应如何应对这类诉讼以保护自己在美国的投资？笔者谈几点应对策略，供参考。　　了解自身产品及供应商　　电子设备的元件通常来自多个不同的供应商，因此在NPE提交起诉书后，应该在第一时间采取的一个关键步骤是，确定被指控专利所涉及的元件以及提供这些元件的供应商。　　了解自己的供应链至关重要，主要有3个方面的原因：一是供应商可能最了解所涉及的元件，并拥有你证明不侵权所需的技术信息；二是供应商通常知晓一些非常好的将NPE专利无效掉的技术。在案件中，越早确定并开始收集有价值的不侵权和专利无效信息，对抗NPE的抗辩力度就越强；三是你所在公司与供应商之间可能签有协议，可以补偿公司受到专利侵权诉讼造成的损失。在NPE提交诉状后，中国企业应在第一时间找到与被诉侵权产品元件的供应商之间签订的协议，并确定协议中是否包含补偿条款，而且应尽快将诉讼信息及任何损失补偿协议内容告知供应商。在进行上述步骤的过程中，应避免与供应商发生争论，因为他们的合作将有助于你的抗辩。如果你所在公司与供应商形成统一战线，于NPE将更为不利。　　分析权利要求找出对方弱点　　NPE最喜欢针对一些无需大量技术分析或专家参与就能轻松调查和指控的产品元件提起诉讼。因此，NPE指控的产品元件通常是在测试中可以观察到的元件，或者用户手册或制造商网站上公开描述的元件。所以，NPE的目标经常是电子产品的用户界面和软件应用程序。　　不过，NPE的这种惯用指控通常包含根本性缺陷。纵然某个产品由于包含一些可观察到的、与所主张专利相似的技术特征或功能而成为诉讼目标，但被诉产品可能不满足专利权利要求所需的其他要素，从而不构成侵权。另外，由于这些案件经常涉及到表面上可观察到的特征，所以证明产品不具有专利所要求的要素可能相对直接、简单。　　因此在收到诉状后，中国企业应仔细地将NPE所主张的权利要求中的要素与被指控的产品或系统进行比较。一旦发现NPE指控中的弱点，就可以向NPE施加压力，要求其说明产品如何侵权。　　对NPE发起攻势　　NPE通常的想法是不需要在诉讼中投入过多精力，就能快速、轻松地与被诉对象达成庭外和解。如果中国企业在案件的早期阶段采取攻势，就可能扭转势头，将案件焦点从所谓的侵权产品转向NPE漏洞百出的指控。事实上，在NPE案件中，通常最好的办法就是“以毒攻毒”。另外，通过在早期迫使NPE解决实质性问题，可以有效地缩小案件范围，从而降低因漫长诉讼和取证所产生的高昂成本。另外，中国企业还可以在美国专利商标局（USPTO）挑战NPE所主张专利的有效性，从而对NPE施加更多压力。　　一、在地区法院可采取的策略　　首先，中国企业可以尽快寄送信函，解释为何你的产品不可能侵犯对方所主张的专利权利要求，并要求NPE提供指控依据，从而将压力转移到NPE身上。尽管NPE最可能的做法是回避你的请求并拒绝做出实质性回复。但如果其给出了答复，那么尽早明确你的不侵权立场，可能有助于在案件后期说服法庭相信NPE的指控缺乏法律依据，且NPE应承担你所在公司的诉讼费用。如果你很容易向法庭证明自己的产品未构成侵权，而NPE无法提供充分证据，则对你更为有利。　　如果NPE无法解释其侵权指控，也无法反驳你在信函中所解释的不侵权主张，那么你可以提出撤销起诉书的动议或规则11制裁的动议（Motion for Rule 11 Sanctions），进一步向其施加压力。如果你可以证明NPE的指控没有合理依据，那么这两种类型的动议都比较适用。一般而言，如果希望提起的撤销动议成功获批，你需要证明不存在任何表明你的产品构成侵权的事实。　　若要使规则11制裁的动议成功获批，你不仅要证明产品不存在这些专利权利要求要素，还要证明NPE的侵权观点缺乏客观依据。显而易见，这两种动议的举证责任都在被告身上。然而，纵然面对这些困难重重的举证责任，只要你能轻松证明自己的产品与NPE主张的权利要求之间存在显著区别，依然可能取得成功。　　另外，如果能在案件早期阶段迫使原告缩小其侵权指控范围，则也能适当平衡双方成本负担。NPE准备和提交起诉书时花费的时间很少，而且要收集和生成的文档也很少。相比之下，被告通常要花费大量的时间、精力和金钱了解诉讼所带来的风险，并做出应对策略。因此，建议被告在案件早期反复向原告施加压力，使其仅重点关注一两件专利中的一两个权利要求，从而缩小案件范围。　　二、在USPTO可采取的策略　　在这一阶段，尤其是你已能够成功使NPE提供一些有关指控范围的详细信息时，就应考虑是否要挑战对方所主张专利的有效性。挑战专利有效性将对NPE造成更大压力，可能导致其不得不两线作战。另一种可选做法是，在你向USPTO提出专利权无效申请后，可以请求联邦地区法院将案件暂停，以等待USPTO的裁决。向USPTO提出专利权无效共有4种主要途径：单方复审、双方复议（IPR）、授权后复议（PGR）以及所覆盖商业方法的授权后复议（CBM），每种途径都各有优势和劣势。　　单方复审是成本最低的提出专利权无效的方法。其不适用禁反言规定，且任何一方在专利授权后都可随时提请单方复审。不过，你无法更进一步参与无效程序，专利的有效性将仅由专利审查员和专利权人继续商议，且最终被撤消的专利权利要求不足20%，超过80%的权利要求被确认有效。　　IPR、PGR和CBM无效程序都是在2012年《美国发明法案》（AIA）中才出现的。相比于单方复审，在这些程序中申请人的参与程度更高。与诉讼一样，这些程序中包含有限的调查取证、询问证人和听证。这些AIA诉讼程序必须在一年内完成，且成功率显著高于单方复审。　　综上，遭遇NPE指控的中国企业在诉讼刚开始就应考虑采取应对策略，包括4个部分：分析被指控的产品并确定相关供应商和侵权损失补偿人；找出NPE案件中的弱点；利用这些弱点将诉讼压力转移给NPE；向USPTO提出请求，挑战NPE专利的有效性。这些策略可打乱NPE的常规部署，有可能帮助中国制造商和供应商避免向NPE支付不必要的“过路费”，并向NPE宣示你所在公司并非“待宰羔羊”。
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利用计算机实施的发明的可专利性研究
摘要：在美国，利用计算机实施的发明的主题可专利性问题一直备受争议。日，美国联邦最高法院在Alice Corp．Pty．Ltd．v． CLS Bank Int&l判决中，明确指出应当适用&Mayo二步分析法&判断涉及自然规律、自然现象和抽象概念的发明的可专利性问题，并在此基础上判决一项利用计算机实施的商业方法及相关计算机系统和存储媒介不具有可专利性。Mayo二步分析法为主题可专利性判断提供了一定的指引，但同时也遗留了很多问题。首先，Mayo二步分析法中 &抽象概念&和&发明性概念&的范围不明确；其次，该二步分析法有将主题可专利性判断复杂化的倾向。对于利用计算机实施的发明来讲，美国专利商标局的可专利性审查标准、专利申请的撰写方式以及专利侵权诉讼的格局都将发生重大变化。美国联邦最高法院Alice判决对我国也有重要启示：对涉及计算机程序的发明的可专利性判断坚持&技术性&标准相对更具有可操作性；在涉及计算机程序的发明的专利保护问题上我国需要保持专利政策的灵活性。
　　在美国，利用计算机实施的发明的可专利性问题可谓由来已久[1]。美国专利法第101条规定了具有可专利性[2]的四大类主题（subjectmatter），即方法（process）、机器（machine）、产品（manufacture）和物质组合（compositionofmatter）[3]。根据第101条，能够获得专利保护的对象范围极其广泛。同时，由于&创造应该受到慷慨地鼓励&[4]，为了避免&发现的基本工具&[5]被垄断，早在150多年前，美国联邦最高法院就对上述法定可专利主题确立了三个司法上的例外，即自然规律、自然现象和抽象概念不能获得专利保护[6]。
　　对于应当如何判断利用计算机实施的发明的可专利性问题，由于美国联邦最高法院一直没有给出明确的判断标准和判断方法，各下级法院的判决参差不齐，甚至出现不同立场的法官对于相似案件作出截然相反的判决的情况[7]。2010年美国联邦最高法院在Bilski v．Kappos案[8]（以下简称&Bilski案&或者&Bilski判决&）中判决一项商业方法属于抽象概念，不具有可专利性。在此之前，美国专利界对联邦最高法院的Bilski判决寄予厚望，希望联邦最高法院能够对涉及计算机的方法发明的可专利性问题给予明确指引。但联邦最高法院Bilski判决并没有对何为&抽象概念&给出判断标准[9]，这直接导致了之后下级法院判决的混乱局面。即使是在专利法领域具有高度专业性和丰富经验的美国联邦巡回上诉法院（CAFC），不仅其小法庭判决极不统一，大法庭判决也无法形成多数意见。这导致计算机软件相关行业成千上万的专利处于权利极不稳定的状态。
　　日，美国联邦最高法院对Alice Corp．Pty．Ltd．v． CLS Bank Int&l一案作出判决（以下简称&联邦最高法院Alice判决&），全体大法官一致判决涉案利用计算机实施的商业方法、与之相关的计算机系统和存储媒介不具有可专利性[10]。该案中，美国联邦最高法院明确指出，判断利用计算机实施的发明的可专利性应当适用其在2012年Mayo Collaborative Services v． Prometheus Laboratories，Inc．判决[11]（以下简称&Mayo判决&）中确立的&Mayo二步分析法&。美国联邦最高法院Alice判决在美国专利界引起强烈反响。本文将对该判决进行详细介绍和分析，明确Mayo二步分析法的适用方式，分析该判决可能产生的影响，并在此基础上探讨其对我国相关司法实践的启示。
　　一、美国联邦最高法院Alice判决
　　（一）Alice案基本案情
　　该案中，上诉人Alice公司所拥有的专利涉及一项利用计算机实施的减少结算风险的方案&&由一个计算机系统作为交易的第三方媒介辅助交易双方履行其经济义务，以避免只有交易的一方履行了经济义务而另一方没有履行的风险[12]。涉案专利要求保护的是上述辅助交易双方互相履行资金债务的方法（以下简称&方法权利要求&）、一个实施该方法的计算机系统（以下简称&计算机系统权利要求&）和一个包含可以使计算机实施该方法的程序代码的计算机可读存储媒介（以下简称&媒介权利要求&）[13]。上述所有权利要求都涉及计算机的应用，因此本案所涉发明实质上是一项利用计算机实施的商业方法。
　　2011年，美国哥伦比亚特区联邦地区法院判决上述所有权利要求均不具备可专利性，其理由是所涉权利要求指向的是&利用中立的中间媒介辅助双方义务的同时履行以减少风险&这一抽象概念[14]。案件上诉到CAFC，CAFC小法庭判决所涉权利要求并未明确指向抽象概念，但各法官意见不一[15]。为统一对利用计算机实施的发明的可专利性判断，2012年CAFC对该案启动了大法庭审理[16]，但CAFC的法官们意见分歧十分严重，最后仅以一段简短的&法庭意见（per curiam opinion）&维持了联邦地区法院的判决（以下简称&CAFC的CLS大法庭判决&）[17]。由于CAFC的CLS大法庭判决并未形成多数意见，不具有先例约束力，之后的CAFC判决仍然无法统一[18]。2013年美国联邦最高法院对此案下达调案复审令[19]，并于日作出判决。
　　（二）CAFC的CLS大法庭判决
　　该大法庭判决中，10名法官中的7名认为，涉案方法权利要求和计算机可读存储媒介权利要求所要求保护的主题作为抽象概念不具有可专利性，但对于该判决的理论依据（rationale）却没有形成多数意见。对于计算机系统权利要求，10名法官中的5名认为，其指向具有可专利性的主题，另5名则认为其不具有可专利性。CAFC的CLS大法庭判决中，分歧最大、最具有代表性的意见是劳瑞（Lourie）法官和当时审理该案的首席法官雷达（Rader）的判决意见。
　　传统上，美国法院通过图1所示步骤进行主题可专利性判断[20]。一项发明只有在既属于专利法第101条规定的四大类法定可专利主题，同时又没有指向自然规律、自然现象或者抽象概念的情况下，才能满足主题可专利性条件。然而，正如Lourie法官所指出，由于对一项权利要求是否指向自然规律、自然现象或者抽象概念的判断缺乏系统性、客观性和统一性，实际上上述分析方法在实践中难以适用[21]。
　　Lourie法官通过对美国联邦最高法院的5个典型先例判决[22]进行分析，总结出联邦最高法院的一贯主旨，并在此基础上提出一个新的&综合方法&（见图2），用以判断利用计算机实施的发明的可专利性[23]。根据上述&综合方法&，Lourie法官认为涉案方法权利要求、计算机系统权利要求以及媒介权利要求均不满足主题可专利性条件，因而应当判为无效[24]。
　　Rader首席法官同样认为涉案方法权利要求不具有可专利性，但其理由与Lourie法官的意见完全不同。Rader首席法官认为涉案方法权利要求要求保护的是利用第三方托管（escrow）来预防对方不履约的风险这一抽象概念，这与Biski案中被判无效的方法专利没有区别[25]。同时，Rader首席法官虽然认为涉案方法权利要求和媒介权利要求不具有可专利性，但认为计算机系统权利要求满足可专利性条件。其理由在于，计算机是一种&机器&，而机器是美国专利法第101条明确规定的具有可专利性的四大类研究主题之一，所以利用计算机实施的发明应当具有可专利性[26]。
　　综上，虽然CAFC的多数法官认为应当否定涉案方法权利要求的可专利性，但其判决理由却存在严重分歧。Lourie法官等主张采用&综合方法&进行判断，而Rader首席法官等则仍采用传统的判断方法。对于计算机系统权利要求是否满足可专利性要求的判断，CAFC法官之间则出现5比5的&平局&。产生上述分歧的原因在于联邦最高法院的Bilski判决和Mayo判决的不一致和模糊性[27]。Bilski案所涉专利和CLS案所涉专利非常相似，二者要求保护的主题都是金融交易中减少风险的商业方法[28]。Bilski案中，联邦最高法院全体大法官一致判决涉案商业方法属于抽象概念，因而不具有可专利性。但由于大法官之间就如何判断商业方法和计算机软件的可专利性问题存在分歧，该判决事实上对如何进行抽象概念的判断并没有给出明确指导[29]。同时，联邦最高法院在Mayo判决中指出，专利方法如果其重点在于自然规律的应用，该方法必须同时包含其他的技术特征或者技术特征的组合［即&发明性概念（inventive concept）&］&&这些技术特征或者技术特征的组合需要能够保证该专利所要求保护的主题远远超出（significantly more than）该自然规律本身[30]。由此，CAFC既无法从联邦最高法院Bilski判决中就涉及抽象概念的发明的主题可专利性判断获得明确指引，又无法对联邦最高法院Mayo判决的理解取得统一认识，最终导致出现了法官们&各抒己见&的CLS大法庭判决[31]。如此局面下，利用计算机实施的发明的主题可专利性问题已经成为联邦最高法院必须面对和解决的重要问题。
　　（三）美国联邦最高法院Alice判决
　　1．专利法第101条的司法例外
　　美国联邦最高法院首先重申了自然规律、自然现象和抽象概念不能获得专利保护。自然规律、自然现象和抽象概念是&人类智慧的基础单位&和&科学和技术工作的基本工具&，对这些&基本工具&赋予垄断性权利将会阻碍创新，不利于专利制度目的的实现[32]。同时，由于&所有的发明都&&体现、利用、反映、依赖于或者应用了自然规律、自然现象或者抽象概念&[33]，&一项发明不能仅仅因为涉及抽象概念就被判定为不具有可专利性&[34]，因此，在适用专利法第101条的司法例外规则时，必须区分仅仅要求保护自然规律、自然现象或者抽象概念的专利和将自然规律、自然现象或者抽象概念加以组合应用所形成的具有可专利性的发明[35]。联邦最高法院明确指出，判断涉及自然规律、自然现象和抽象概念的权利要求是否满足专利法第101条规定的主题可专利性要求，应当适用2012年其在Mayo判决中确立的判断规则。
　　2．Mayo二步分析法
　　根据Mayo二步分析法，法院第一步首先分析所涉专利权利要求是否指向自然规律、自然现象或者抽象概念；如果所涉权利要求指向自然规律、自然现象或者抽象概念，则进行第二步分析&&探寻能够使所涉权利要求具备可专利性的&发明性概念&，即判断该权利要求中的技术特征或者技术特征的组合是否&足够确保&该专利已经&远远超出&其所涉及的自然规律、自然现象或者抽象概念本身（见图3）[36]。在第二步分析中，法官既要考虑权利要求的各个技术特征，也要考虑技术特征的组合[37]。
　　美国联邦最高法院依据Mayo二步分析法判决涉案方法权利要求、计算机系统权利要求和计算机可读存储媒介权利要求均不具有可专利性。
　　根据Mayo二步分析法，联邦最高法院首先判定涉案权利要求要求保护的是&中间结算（intermediatedsettlement）&这一抽象概念[38]。联邦最高法院并没有对&抽象概念&作出定义或者限定，而是在以引用先例的方式对&抽象概念&进行例举[39]的基础上判定涉案权利要求要求保护的是抽象概念。法院尤其认为，本案所涉的中间结算与Bilski案中的对冲操作具有相似性，二者都是&商业系统中早已普遍存在的基本经济业务&[40]，因而属于&抽象概念&的范畴。
　　在判定本案所涉专利指向抽象概念之后，联邦最高法院依据Mayo二步分析法的第二步，判定该专利方法仅仅涉及一般的计算机应用，因而该涉及抽象概念的方法无法转化为具有可专利性的发明[41]。对于&发明性概念&，该判决同样没有给出具体定义，而是仅仅通过分析先例的方式给出了一些例举。根据例举，涉及抽象概念的权利要求的技术特征未包含&发明性概念&的情形包括：（1）仅仅在涉及抽象概念的部分增加&应用之&或者&通过计算机应用之&之类的词语[42]；（2）&将（抽象概念）的应用限定在某一个特定的技术环境&[43]。而涉及抽象概念权利要求中的技术特征被认为包含了&发明性概念&的情形则包括：（1）对已有技术作出改进，&解决了传统工业领域的技术问题&[44]；（2）&对计算机本身的功能作出了改进&。[45]由上可见，涉及抽象概念的发明是否具有可专利性，其关键并不在于其中是否有计算机的应用。如果利用计算机实施抽象概念仅仅涉及一般计算机的普通功能，则计算机的应用无法使得该涉及抽象概念的发明具有可专利性。美国联邦最高法院认为，从涉案方法权利要求的各个技术特征的角度来讲，计算机所执行的创建电子记录、跟踪交易情况以及自动发出指令等都是一般计算机的基础和普通功能；从该方法权利要求的整体来看，其所要求保护的仅仅是利用一般计算机实施的中间结算这一抽象概念[46]。因此，涉案方法权利要求中不存在发明性概念，因而不具备主题可专利性，应当被判无效。
　　法院进一步判决，涉及该方法的计算机系统和计算机可读存储媒介因为同样的理由不具有可专利性[47]。对于要求保护计算机可读存储媒介的权利要求，上诉人Alice公司亦承认其与上述方法权利要求&共命运&[48]。但对于计算机系统，Alice公司以权利要求中包含实施计算机功能的具体硬件为由，主张其具有可专利性[49]。但法院认为，本案要求保护计算机系统的权利要求中所描述的数据处理系统、数据存储装置和通信控制装置都是一般计算机所普遍具有的功能，该用于执行抽象概念的计算机系统权利要求与前述利用计算机实施抽象概念的方法权利要求并无实质不同[50]。
&　 二、对美国联邦最高法院Alice判决的分析
　　（一）商业方法及计算机软件并未被排除出可专利主题的范围
　　本案涉及的是利用计算机实施的商业方法发明。美国联邦最高法院并没有将商业方法或者计算机软件发明排除出可专利主题的范围，这延续了Bilski判决的精神。[51]但值得注意的是，Sotomayor大法官在其赞成意见中继续坚持已退休的前大法官Stevens的观点，对商业方法的可专利性持否定态度，即任何&仅仅描述商业活动的方法的权利要求都不能构成美国专利法第101条规定的&方法&&[52]。
　　（二）&抽象概念&和&发明性概念&的范围不明确
　　首先，美国联邦最高法院Alice判决仍然没有对&抽象概念&给出定义或者对其范围进行界定。这与2010年的Bilski判决同样又一次让翘首以盼的专利界人士大失所望。但至少专利界可以参照该判决中所例举的抽象概念的肯定情形和否定情形来进行判断，至于该判决中没有例举的情形则只能等待今后法院的判决给出答案。其次，根据联邦最高法院Alice判决，涉及抽象概念的发明要具有可专利性，其权利要求必须要&远远超出&该抽象概念本身，即要有&发明性概念&的存在，但该判决却并没有指出什么程度算&远远超出&或者何为&发明性概念&。可以预见，将来的法院判决将会在如何理解和解释&发明性概念&上大费脑筋。当然该判决也例举了一些具备和不具备&发明性概念&的情形，可以作为参考。由上可见，除了给出一些具有参考意义的例举之外，Mayo二步分析法可谓既未解决老问题，又引发了新问题。
　　（三）Mayo二步分析法不涉及专利性判断
　　包括CAFC前首席法官PaulMichel在内的部分专利界人士分析指出，从Mayo二步分析法中是否涉及&抽象概念&的判断和是否存在&发明性概念&的判断来看，联邦最高法院有将美国专利法第101条的主题可专利性判断与专利法第102条的新颖性判断及第103条的非显而易见性判断相混淆的嫌疑[53]。
　　不可否认，联邦最高法院在Alice判决中强调涉案中间结算方法和Bilski案中的风险对冲方法都在商业活动中&早已被普遍采用&[54]，并且多次强调涉案方法及该方法中计算机的利用是&传统的&行为[55]，因而不存在&发明性概念&，而这些都是涉及先行技术的判断。而且，&发明性概念（inventiveconcept）&在文字表述上也容易与传统意义上的&发明性（inventiveness）&相混淆。但正如Lourie法官所指出，美国联邦最高法院在Mayo判决中所述的&发明性概念&并非指传统意义上的&发明性&[56]。&发明性概念&属于专利法第101条范围内的可专利性问题，与专利性条件无关[57]。美国联邦最高法院亦多次明确指出主题可专利性的判断与专利法第102条、第103条规定的新颖性和非显而易见性无关[58]。美国联邦最高法院Alice判决中，&专利性&、&新颖性&或者&非显而易见性&之类的表述一概没有出现过，这也表明联邦最高法院并无将主题可专利性判断与专利性判断相结合的意图。
　　（四）Mayo二步分析法将主题可专利性判断复杂化
　　Mayo二步分析法的核心是要区分不具有可专利性的抽象概念和具有可专利性的包含了抽象概念的主题，其中的关键在于该包含了抽象概念的主题是否&远远超出&了该抽象概念本身。采用Mayo二步分析法的主题可专利性判断实质上是一种&法律规定（专利法第101条）&&司法例外（自然规律、自然现象和抽象概念）&&例外的例外（含有&发明性概念&的涉及自然规律、自然现象或抽象概念的发明）&式的判断模式。这种判断模式有将涉及抽象概念的发明的可专利性问题复杂化的嫌疑。正如联邦最高法院指出，所有的发明都在不同程度上利用了自然规律、自然现象或者抽象概念[59]。如果权利要求中有进一步的限定，从而使得其所要求保护的主题不再是纯粹的抽象概念，那么也就意味着其所要求保护的主题实质上并非抽象概念。这与之前直接判断专利所要求保护的主题是否抽象概念的做法并无实质上的不同。
　　（五）主题可专利性判断与专利性判断之间的适用关系
　　除了美国专利法第101条规定的可专利性要求之外，第102条（新颖性）、第103条（非显而易见性）和第112条（充分公开）都可以作为判定一项专利权无效的依据。但通过Alice判决可以看出，美国联邦最高法院即使在专利法第101条上如此大费周折，却依然拒绝依据专利法第102条、第103条或者第112条来判定涉案专利无效[60]。
　　CAFC曾明确指出，联邦地区法院在审查专利权的有效性问题时，并非必须首先审查涉案发明的主题可专利性。如果法院认为依据其他事实或者理由能够更为明确、更为经济地解决专利有效性问题，法院可以首先依据该事实或者理由来进行判断[61]。事实上，可专利性判断和专利性判断虽然是相互独立、截然不同的判断，并且适用的也是完全不同的判断标准和规则，二者却不可避免地存在一定的联系。根据实证调查，不具备主题可专利性的发明绝大部分都存在无法满足专利性条件的问题[62]。如果一项权利要求要求保护的是自然现象或者抽象概念，则该权利要求很有可能无法满足专利法第102条和第103条规定的新颖性和非显而易见性条件[63]。因此，在具体案件的审理当中，如果一项权利要求存在其他更为明确的无效理由，从审判经济的角度出发，法院或许没有必要在主题可专利性问题上太过拘泥。
　　综上，从具体判断规则的角度来看，美国联邦最高法院Alice判决明确了判断涉及抽象概念的发明的主题可专利性应当适用Mayo二步分析法，但同时也遗留了很多问题。这与美国联邦最高法院在专利法领域的一贯做法有关&&为了应对将来可能出现的新技术和新情况，联邦最高法院通常不会给出明确的、界限分明的答案，而更倾向于仅仅给出具有一定弹性的判断方法和判断规则。这也是美国知识产权司法制度的特点：联邦最高法院从来都是&一步一步地推进知识产权法向前发展，而并非一次到位&[64]。法院判决在出现问题和解决问题中不断循环，几乎难以期待一个全面、彻底的答案。总之，美国联邦最高法院Alice判决留下了很多疑问，涉及计算机软件和商业方法的发明的可专利性判断仍然是一个难题。目前来看，只能寄希望于CAFC就Mayo二步分析法的适用给出进一步的指导[65]。
　　三、美国联邦最高法院Alice判决的影响
　　（一）对美国专利商标局（USPTO）专利审查实务的影响
　　1．USPTO发布初步审查指南
　　日，USPTO发布《基于联邦最高法院AliceCorporationPty．Ltd．v．CLSBankInternational，etal．判决的初步审查指南》[66]（以下简称&《基于Alice判决的初步审查指南》&），以指导审查人员判断涉及抽象概念的权利要求是否满足美国专利法第101条规定的主题可专利性条件。根据该指南，USPTO的审查实务将在两个方面与以前有所不同：首先，Mayo判断规则将适用于主题可专利性的所有类型的司法例外情形（自然规律、自然现象和抽象概念）[67]；其次，Mayo判断规则将适用于所有类型的权利要求[68]。
　　依据《基于Alice判决的初步审查指南》，USPTO依图4所列步骤对主题可专利性进行审查。该指南对涉及抽象概念的权利要求的审查采用二步分析法。第一步判断权利要求是否指向抽象概念。如果一项权利要求包含抽象概念，则进入第二步分析：判断该权利要求中是否存在其他限制特征，并且这些限制特征对该抽象概念进行了符合可专利性要求的实际应用[69]。为了指导审查员的具体判断，该指南对联邦最高法院Alice判决中例举的涉及抽象概念的情形进行了概括总结，并对涉及抽象概念的权利要求中，技术特征能够使该权利要求具有可专利性和无法使该权利要求具有可专利性的情形进行了分类总结[70]。经过第二步分析，如果确定涉及抽象概念的权利要求中没有能够赋予该权利要求可专利性的技术特征，则该权利要求将被以指向&非法定可专利主题&为由依据专利法第101条予以驳回[71]。
　　2．涉及计算程序和商业方法的专利申请将面临严格审查
　　关于美国联邦最高法院Alice判决将如何影响USPTO的审查实务，很多意见认为该判决会改变USPTO迄今为止对涉及计算机程序的发明的主题可专利性审查，但也有包括USPTO前局长DavidKappos在内的部分专利界人士，认为该判决对涉及计算机软件的发明的可专利性判断没有明显影响[72]。《基于Alice判决的初步审查指南》亦明确表示，联邦最高法院Alice判决并没有否定计算机软件或者商业方法本身的可专利性，也没有对其可专利性审查增加任何特别要求[73]。但联邦最高法院Alice判决之后，USPTO立即对最有可能受到该判决影响的专利申请进行了重新审查&&对含有抽象概念同时又仅仅涉及一般计算机的一般功能的专利申请，撤回&授予专利权的通知&，并将之退回原来的审查员进行进一步审查[74]。就目前USPTO的审查实务来讲，涉及计算机程序的发明的主题可专利性被否定的可能性大幅增加。可以谨慎地预见，联邦最高法院Alice判决之后，由于审查标准的改变，涉及计算机程序和商业方法的专利申请和已经获得授权的专利都将会受到极大的影响。
　　（二）权利要求的撰写方式将有所改变
　　首先，联邦最高法院Alice判决之后，由于USPTO对利用计算机实施的发明的可专利性审查标准和方法有所改变，今后美国计算机软件及商业方法专利申请的撰写方式也将有所改变。申请人在其专利申请中将更加注重强调所涉发明对其他技术或者技术领域的贡献。
　　其次，专利申请人将不能通过在权利要求书的撰写方法和技巧上做文章来规避主题可专利性的司法例外。联邦最高法院在Alice判决中强调，尽管计算机是一种有形的存在（机器），并且也存在许多满足可专利性条件的利用计算机实施的发明，但不能将计算机作为一种规避可专利性的司法例外的万能手段[75]。对指向自然规律、自然现象或者抽象概念的专利权利要求，USPTO和法院将利用Mayo二步分析法进行判断，剔除其中不具有&发明性概念&的专利申请或者专利。如果一项利用计算机实施的发明本身不具备主题可专利性，则专利申请人无论是将之撰写成计算机系统权利要求还是变换成计算机可读存储媒介权利要求，都无法获得专利保护[76]。
　　（三）有利于遏制恶意诉讼，提高专利诉讼质量
　　在美国，&非专利实施实体（NPE）&（又被称为&专利流氓&）经常以其所拥有的涉及计算机软件的专利权受到侵害为由，向联邦地区法院和国际贸易委员会（ITC）提起侵权诉讼，而这些计算机软件专利通常存在有效性的问题[77]。由于NPE并不实施专利，而且部分NPE提起专利侵权诉讼的律师费采用胜诉酬金的方式支付，因而轻率地提起大量侵权诉讼对于NPE来讲并无多大风险。但其目标公司（其中包括许多中小企业）却经常因为无法承受可能接到法院禁止令的风险和巨额的诉讼费用而被迫支付专利实施费。
　　美国联邦最高法院Alice判决之后，下级法院已经开始积极否定计算机软件相关发明的主题可专利性[78]。在涉及计算机软件及商业方法的专利侵权诉讼中，被诉侵权人如果认为所涉发明不具有可专利性，可以提起即决审判的申请，或者依据《美国联邦地区法院民事诉讼规则》（FRCP）第12（b）（6）条，以&未能提出可以据之给予救济的主张&为由向法院直接申请驳回起诉[79]。另外，如果专利权人以有效性存疑的专利权受到侵害为由轻率地提起专利侵权诉讼，败诉后该专利权人可能被判承担胜诉方的律师费用[80]。因此，拥有大量计算机软件专利和商业方法专利的&专利流氓&，今后将无法再肆无忌惮地提起专利诉讼。
　　（四）或标志着美国正在向&反专利（anti-patent）&政策急转
　　2010年以来，美国联邦最高法院一改近几十年来基本上将专利案件交给CAFC的做法，非常罕见地频繁对专利案件作出判决。其中Alice判决是美国联邦最高法院自2010年以来以不具有可专利性为由判决涉案专利无效的第4例案例[81]。从近年来联邦最高法院频繁否定涉案发明的可专利性来看，美国正在加快向&反专利&政策的转变。这被视为对过去10多年间过度膨胀的专利制度的紧急调整[82]。
　　可以预见，联邦最高法院Alice判决之后，美国计算机软件行业将受到极大影响。正如Moore法官所言，Alice案中&判决包括计算机系统权利要求在内的所有权利要求都不具有可专利性将会导致成千上万的专利被宣告无效，这其中包括所有的商业方法、金融系统和软件专利，以及许多利用计算机实施的专利和电信专利&[83]。事实上，美国各大软件公司所拥有的&专利组合&中的许多专利今后或将变得毫无价值。近年来，美国计算机软件行业极高的专利密度和&专利流氓&频频发起的恶意诉讼已经严重影响了该行业的健康发展与技术创新，成为急需解决的问题[84]。这种情况下，美国联邦最高法院否定Alice案中利用计算机实施的发明的可专利性，其更重要的意义在于通过收紧对计算机软件相关发明的专利保护来调整计算机软件行业的专利政策。专利制度归根结底是一国产业政策的反映，其目的是为该国的产业发展服务，这种功利主义特性在美国联邦最高法院Alice判决中再次得到体现。
　　目前，美国政府和国会正在积极推动专利制度改革。但与信息技术和计算机软件行业希望采取措施打击&专利流氓&的态度相反，研发费用的回收和利润高度依赖于专利权的生物科技和制药行业却非常反对专利制度改革。美国联邦最高法院通过Alice判决再一次表明了其致力于抑制过度膨胀的专利制度的态度，接下来CAFC及USPTO的专利政策走向值得密切关注。
　　四、美国联邦最高法院Alice判决对我国的启示
　　从对利用计算机实施的发明的可专利性的具体判断上来讲，美国联邦最高法院Alice判决所采取的&Mayo二步分析法&有将问题沼泽化的倾向。但同时也可以看到，该判决以及其后的USPTO审查实践都开始重视可专利主题的&技术&性，可以认为在涉及计算机软件的发明的专利保护问题上，美国的立场开始与我国以及日本和欧洲的做法趋于接近。我国专利法并未对涉及计算机程序的发明的专利保护问题作出明确规定。审查实践中，涉及计算机程序的发明专利申请只有在构成专利法第二条第二款规定的&技术方案&的条件下，即运用技术手段解决技术问题并获得技术效果（&技术三要素&判断标准），才能成为专利保护的客体。如果涉及计算机程序的发明专利申请的权利要求仅仅涉及智力活动的规则和方法，则不属于专利保护的客体。相对于美国专利界长期为如何界定&抽象概念&而饱受困扰，我国坚持发明专利保护客体的&技术性&标准，仅对&技术领域&的创新提供专利保护则更具有可操作性，也更有利于防止科学研究的&基本工具&被独占[85]。
　　在更宏观的层面，通过美国联邦最高法院Alice判决可以看出，在涉及利用计算机实施的发明的专利保护问题上我国需要保持专利政策的灵活性。
　　首先，要根据产业发展的水平和阶段来调整专利政策。美国从1998年开始以CAFC的State Street Bank判决[86]为标志，对计算机软件和商业方法加强保护，美国的信息技术产业也得到了迅速发展。然而仅仅过了十多年时间，信息技术产业领域过于扩张的专利政策带来了困扰美国专利制度的各种问题[87]。近年美国联邦最高法院通过一系列判决，试图抑制专利制度的过于扩张并实现专利政策的调整，Alice判决正是在上述特殊背景下作出的。对利用计算机实施的发明，尤其是涉及商业方法的发明进行过度保护，难免会将一些本属于公共领域的基本概念、理论和业务方式等划归私人垄断，因而在判断此类发明的可专利性问题时必须非常谨慎。专利作为一种合法的垄断，其过度扩张必然会对竞争产生阻碍，反而无法实现专利制度促进科学技术发展的目的。从美国信息产业领域专利政策的发展轨迹来看，是否加强对计算机软件及商业方法发明的保护以及加强到什么程度，应当取决于我国相关产业的发展状况，其关键在于要实现合法垄断与有序竞争之间的平衡，以达到促进技术创新和发展的目的。
　　其次，要根据不同产业的具体情况采取适当区别对待的态度[88]。专利制度的目的是为了保护创新，促进科学技术进步和产业发展。然而在科技高度发展的今天，对所有领域的发明都采取同一的判断标准和方法已经很难适应实际情况。不同行业对专利制度的依赖程度有所不同，不同科技领域内专利激励机制的作用方式也有区别[89]。在进行主题可专利性判断时，针对不同行业发明的具体特点灵活适用具体标准是非常重要的。与高度依赖专利制度的医药生物技术行业不同，信息技术产业容易出现专利密度过高的现象，这将会制约该产业的创新和发展[90]。我国在处理涉及计算机程序的发明的专利保护问题时，要特别注意这一点。而要实现上述专利政策的灵活运用，发挥法院的司法能动作用非常重要[91]。事实上，在美国，专利法领域的重要原则基本上都是由法院确立的。我国虽然并非判例法国家，但法院基于审判实践探索主题可专利性标准在不同产业领域内的不同具体适用方式是非常重要并且可行的[92]。结语美国联邦最高法院在Alice判决中明确指出判断利用计算机实施的发明的主题可专利性应当适用Mayo二步分析法，并通过Mayo二步分析法的适用判决涉案利用计算机实施的商业方法权利要求、实施该商业方法的计算机系统权利要求以及包含实施该方法的程序代码的计算机可读存储媒介权利要求均指向抽象概念，从而不具有可专利性。该判决为解决涉及自然规律、自然现象和抽象概念的发明的主题可专利性问题提供了一定的指导。但Mayo二步分析法仍遗留了不少问题，需要美国法院今后对之进行进一步的解释和发展。更为重要的是，美国联邦最高法院通过Alice判决再一次表明了其重新审视之前CAFC主导下不断膨胀的专利制度的态度，该判决将会对美国计算机软件及通信行业产生巨大的影响。可以预见，对利用计算机实施的发明来讲，USPTO的主题可专利性审查标准、专利申请的撰写方式以及专利侵权诉讼的格局都将发生重大变化。&专利法的核心任务是为具有社会价值的发明的产生、披露和商业利用提供动力&[93]，美国对利用计算机实施的发明的专利政策转变也非常值得我国思考。
　　参考文献
[1]SeeJulie E．Cohen＆ Mark A． Lemley，Patent Scope and Innovation in the Software Industry，89 Calf．L．Rev．1，4（2001）．
[2]&可专利性（patenteligibility）&，又称为&专利适格性&，涉及的是权利要求中要求保护的对象或者主题是否是专利的保护客体的问题。需要注意的是，&可专利性&和&专利性（patentability）&是截然不同的概念。&专利性&是指授予专利权的实质性条件，具体主要指新颖性、有用性和非显而易见性。部分论著将&主题可专利性&列为&专利性&的一个条件进行论述，本文不采用此种观点。本文所指&专利性&不涉及主题可专利性的问题。美国专利法第101条规定的可专利性审查是一个&入门审查&，一项具有可专利性的发明必须满足专利法规定的其他所有授权条件才能获得专利授权［Bilski v． Kappos，130 S．Ct． （2010）］。
[3]美国专利法第101条：&任何人发明或者发现任何新的、有用的方法、机器、产品或者物质组合，或者对上述发明或者发现作出任何新的、有用的改进，符合本法规定的条件和要求的，可以获得专利权。&（35 U．S．C． & 101）
[4]Diamond v． Chakrabarty，447 U． S． 303，308-309（1980）．
[5]CLS Bank Int&l v．Alice Corp．Pty．Ltd．，717 F． 3d （Fed．Cir． 2013）（en banc）．
[6]Bilski，130 S．Ct． at 3221（CitingLeRoy v． Tatham，55 U．S． 156（1852））．近年，美国联邦最高法院对上述司法上的例外进行了多次重申［SeeMayo Collaborative Services v． Prometheus Laboratories，Inc．，132 S．Ct． ）；Association for Molecular Pathology v． Myriad Genetics，Inc．，133 S．Ct． ）］。
[7]SeeDonald S． Chisum，Patents on Computer-Implemented Methods and Systems：The Supreme Court GrantsReview（CLS Bank） Background Developments and Comments 1（Dec． 10，2013）， available at http： //chisum-patent-academy． com/（lastvisited Jun． 19，2014）．
[8]Bilski v． Kappos，130 S．Ct． ）．
[9]Bilski判决被认为对主题可专利性的判断&非常缺乏有效贡献&（Donald S． Chisum，Chisum on Patents，Vol． 1， Matthew Bender，2011，& 1． 03［6］［ m］），&问题在于没有人知道什么是 &抽象 &概念&［Mark A．Lemley et al．，Life after Bilski，63 Stan．L．Rev． （2011）］．
[10]Alice Corp．Pty．Ltd．v． CLS Bank Int&l，110 U．S．P．Q．2D（BNA） ）．
[11]Mayo Collaborative Services v． Prometheus Laboratories，Inc．，132 S．Ct． ）．
[12]Alice，110 U．S．P．Q．2D（BNA）at 1979．具体来讲，该方法包括以下四个步骤：（1）该第三方媒介为交易的双方各创建一个&影像（shadow）&借方记录和一个&影像&贷方记录；（2）每天开始的时候获取交易双方在金融机构的真实账户中的资金状况；（3）交易过程中，该第三方媒介对影像记录进行实时更新，只在其账户中的资金余额足够履行其经济义务的范围内允许交易方进行交易；（4）每天结束的时候，该第三方媒介指示相关的金融机构执行经其&允许&的交易。这样就能够避免交易的一方履行了义务而另一方未履约的风险。
[13]Alice，110 U．S．P．Q．2D（BNA）at 1979．
[14]Alice，110 U．S．P．Q．2D（BNA） at 1979［Citing CLS Bank Int&l v．Alice Corp． Pty，Ltd．，768 F．Supp． 2d 221， 252（D． D． C． 2011）］．
[15]CLS Bank Int&l v．Alice Corp． Pty，Ltd．，685 F． 3d 1341（Fed．Cir． 2012）．
[16]CLS Bank Int&l v．Alice Corp．Pty．Ltd．，484 Fed．Appx． 559（Fed．Cir． 2012）．
[17]CLS Bank Int&l v．Alice Corp． Pty，717 F． 3d （Fed．Cir． 2013）（en banc）．
[18]Compare Accenture Global Services，GMBH v． Guidewire Software，Inc．，728 F． 3d 1336（Fed．Cir． 2013） with Ultramercial，Inc．v． Hulu，LLC，722 F． 3d 1335（Fed．Cir． 2013）．
[19]Alice Corp．Pty．Ltd．v． CLS Bank Int&l，134 S．Ct． 734（2013）．
[20][21]CLS，717 F． 3d at ．
[22]Gottschalk v． Benson，409U．S． 63（1972）；Parker v． Flook，437 U． S． 584（1978）；Diamond v． Diehr，450 U． S． 175（1981）；Bilski v． Kappos，130 S．Ct． ）；Mayo Collaborative Services v． Prometheus Laboratories，Inc．，132S．Ct． ）．
[23][25]CLS，717 F． 3d at ，．
[24]CLS，717 F． 3d at ．但Moore法官指出，Lourie法官的&综合方法&将会&对电子和软件行业造成严重削弱&（CLS，717 F． 3d．at 1313 n．1）。
[26]CLS，717 F．3d at 1305．依据Rader首席法官的主张，一个具有新的计算机程序的计算机是一个新的&机器&，因而具有主题可专利性。这正是1972年Gottschalk v． Benson，409 U．S． 63（1972）案中专利申请人的主张。该理论后来被称为&the piano roll blues&理论（将一个新的钢琴卷帘放入一架旧的自动钢琴中就能够使该旧钢琴变成一架新的自动钢琴）。该案中美国联邦最高法院并没有采用上述主张［SeeRichard H． Stern，Alice v CLS Bank： US Business Method and Software Patents Marching toward Oblivion?E． I． P．R． ）， 620］。
[27]SeeDonald S． Chisum，Patents on Computer-Implemented Methods and Systems：The Supreme Court GrantsReview（CLS Bank） Background Developments and Comments 28（Dec． 10，2013）， available at http： //chisum-patent-academy． com/（lastvisited Jun． 19，2014）．
[28]二者的不同之处在于：后者是通过中间结算的方式减少交易风险，并且限定利用计算机实施该方法；前者是通过对冲的方法降低金融交易风险，但没有限定利用计算机实施该对冲方法。
[29]SeeDonald S． Chisum，Patents on Computer-Implemented Methods and Systems：The Supreme Court GrantsReview（CLS Bank） Background Developments and Comments 28（Dec． 10，2013）， available at http： //chisum-patent-academy． com/（lastvisited Jun． 19，2014）；Mark A．Lemley et al．，Life after Bilski，63 Stan．L．Rev． （2011）．
[30]Mayo，132 S．Ct．at 1294． Mayo案所涉专利要求保护的是一种在自体免疫疾病的治疗过程中通过测量血液中的代谢物来校准药物剂量的方法，联邦最高法院判决该方法专利实质上要求保护的是自然规律，因而否定了其可专利性。
[31]该判决有多达 6个不同意见，可谓&缺乏说服力到令人震惊的程度&［SeeDonald S． Chisum，Patents on Computer-Implemented Methods and Systems：The Supreme Court GrantsReview（CLS Bank） Background Developments and Comments 27（Dec． 10，2013），available at http： //chisum-patent-academy． com/（last visited Jun． 19，2014）］。
[32][33][34]Alice，110 U．S．P．Q．2D（BNA） at ，1981．
[35][36][37][38][40][41][42][43][44] Alice，110 U．S．P．Q．2D（BNA） at ，，，，．
[39]例如，&将二进制编码的十进制数字转化成纯粹的二进制形式的算法&（Gottschalk v． Benson，409 U．S． 63（1972））、&计算催化转化过程中的&报警极限 &的数学公式&（Parker v． Flook，437 U． S． 584（1978））以及&预防因价格变动而产生的金融风险的对冲操作方法&（Bilski v． Kappos，130 S．Ct． ）．）（Alice，110 U．S．P．Q．2D（BNA） at 1981）。
[45]Alice，110 U．S．P．Q．2D（BNA） at 1984， 1984，
[46][47][49][50]Alice，110 U．S．P．Q．2D（BNA） at 84，．
[48]Alice，110 U．S．P．Q．2D（BNA） at ．事实上，本案计算机可读存储媒介权利要求是一种&Beauregard&形式的权利要求&&&形式上描述的是一种有形的产品，但同时该存储媒介中包含能够指引计算机实施特定方法的计算机程序（CLS，717 F． 3d at 1287）。In re Beauregard，53 F． 3d 1583（Fed．Cir． 1995）之后，这种类型的权利要求被称为&Beauregard&形式的权利要求。&Beauregard&形式的权利要求被认为其要求保护的是所涉及的利用计算机实施的特定方法［CyberSource Corp．v．Retail Decisions，Inc．，654 F． 3d -1375（Fed．Cir． 2011）］。
[51]Bilski v． Kappos，130 S．Ct． ）．根据该判决，商业方法作为一类发明并不当然地不具有可专利性。
[52]Bilski，130 S．Ct． at ； Alice，110 U．S．P．Q．2D（BNA）at 1985．
[53]See，e． g．，Gene Quinn，Judge Michel Says Alice Decision &Will Create Total Chaos&（Aug． 6，2014）， available at http：//www． ipwatchdog． com//judge-michel-says-alice-decision-will-create-total-chaos/id = 50696/（last visitedAug． 13，2014）；Rebecca Eisenberg，Symposium： Business Methods as&Abstract Ideas&&Explaining the Opacity of Alice and Bilski（Jun． 23，2014）， available at http：//www．scotusblog． com/2014/06/symposium-business-methods-as-abstract-ideasexplaining-the-opacity-of-alice-and-bilski /（last visited Jul． 28，2014）．
[54][55][56]Alice，110 U．S．P．Q．2D（BNA） at ，1980．
[57]CLS，717 F．3d at 1282．美国专利法中，&发明性（inventiveness）&通常是指专利法第102条规定的新颖性和第103条规定的非显而易见性（CLS，717 F． 3d at 1282）。
[58]尽管Lourie法官和Rader首席法官之间就&发明性概念&的涵义所持意见不同，但二人都认为&发明性概念&属于专利法第101条规定的可专利性问题的范畴（CLS，717 F． 3d at ，．）。
[59]Flook，437 U． S． at 588； Mayo，132 S．Ct．at 1304．
[60]See also Mayo，132 S．Ct． at ． Chisum对美国联邦最高法院的这种做法持反对意见，详见 Gene Quinn， A Conversation with Chisum and Mueller（Part 2）（Jan． 31，2014）， available at http：//www． ipwatchdog． com// part-2-a-conversation-with-chisum-and-mueller/id =47702/（last visited Jul． 28，2014）。
[61]MySpace，Inc．v．GraphOn Corp．，672 F． 3d -1262（Fed．Cir． 2012）； CLS，717 F．3d at 1284．但有观点认为主题可专利性审查必须在专利性审查之前进行［See，e． g．，Emmanuel A． Fishelman，MySpace，Inc．v． GraphOnCorp． ： Ignoring the Basic Premise that 101 Must Come Before 102 and 103，9 J．Bus．＆ Tech．L． 107（2014）］。
[62]SeeDennis Crouch＆Robert P． Merges，Operating Efficiently Post-Bilski by Ordering Patent Doctrine Decision-Making，25 Berkeley Tech．L． J． （2010）．
[63]Dennis Crouch＆Robert P． Merges，Operating Efficiently Post-Bilski by Ordering Patent Doctrine Decision-Making，25Berkeley Tech．L． J． （2010）
[64]Stephanie E． O&Byrne＆ Jeffrey T． Castellano，On Trend：Rule 12 Dismissals Based on Patent Ineligibility under & 101，23 Fed．Cir．B． J． 405，417（2014）．
[65]近期来看，就这一问题最值得期待的莫过于CAFC对Ultramercial，Inc．v． Hulu，LLC案的重审判决。该案所涉发明为一种在互联网上发布具有版权的产品的方法。该方法由 11个独立的步骤组成，主要内容是消费者通过观看一个广告可以免费获得一项具有版权的产品，而该产品的版权使用费由该广告的广告商来支付。CAFC的该案判决两次被联邦最高法院取消并发回重审，联邦最高法院 Alice判决之后，CAFC会对Ultramercial案作出如何判决值得关注。
[66]Preliminary Examination Instructions in view of the Supreme Court Decision in Alice Corporation Pty．Ltd．v． CLS Bank International，et al．（hereinafter referred to as&Preliminary Examination Instructions&），No 13-298（Jun．19，2014），available at http：//www．uspto．gov/patents/announce/interim_alice_guidance． jsp（last visited Jul．16，2014）．
[67]Preliminary Examination Instructions，at 2．在此之前，USPTO仅对涉及自然规律的权利要求的可专利性判断适用 Mayo判断规则，而对涉及抽象概念的权利要求的可专利性判断适用的是 Bilski判断规则（Preliminary Examination Instructions，at 2）。
[68]Preliminary Examination Instructions，at 2，2．在此之前，USPTO对涉及抽象概念的产品权利要求进行可专利性审查时依据的是&有形性（tangibility）&标准，而对方法权利要求的可专利性判断适用的是 Bilski判断规则（Preliminary Examination Instructions，at 2）。
[69][70][71][73]Preliminary Examination Instructions，at 3，2-3，3，1．
[72]See，e．g．，David Kappos，Symposium： Supreme Court Leaves Patent Protection for Software Innovation Intact（Jun．20，2014），available at http：//www．scotusblog．com/2014/06/symposium-supreme-court-leaves-patent-protection-for-softwareinnovation-intact /（last visited Jul．28，2014）；Robert Sachs，Alice，the Illusory Death of Software Patents（Jun．27，2014），available at http：//www．ipwatchdog．com//alice-the-illusory-death-of-software-patents/id = 50194/（last visitedJun．30，2014）．
[74]详见日USPTO专利专员对联邦最高法院Alice判决之后USPTO的专利审查实务进行的介绍［Peggy Focarino，Update on USPTO&s Implementation of &Alice v． CLS Bank&（Aug． 4，2014）， available at http：/ /www．uspto． gov/blog/（last visited Aug． 13，2014）］。另外，美国非盈利公共利益组织&公共知识（Public Knowledge）&对联邦最高法院 Alice判决之后被 USPTO撤回&授予专利权的通知&的 830件专利申请进行了详细统计和分析（Tristan Gray-LeCoz＆ Charles Duan，Apply It to the USPTO：Review of the Implementation of Alice v． CLS Bank in Patent Examination，2014 Patently-O Patent L．J． 1）。 [75]Alice，110 U．S．P．Q．2D（BNA）at 1984．
[76]将涉及计算机程序的权利要求撰写成计算机可读存储媒介权利要求进行专利申请以规避主题可专利性审查的做法在我国也不起作用（尹新天：《中国专利法详解》，北京：知识产权出版社，2011年，第343页）。
[77]Stephanie E． O&Byrne＆ Jeffrey T． Castellano，On Trend：Rule 12 Dismissals Based on Patent Ineligibility under & 101，23 Fed．Cir．B． J． 405，406 n．7（2014）；JohnR． Allison，Mark A．Lemley＆ Joshua Walker，Patent Quality andSettlement amongRepeat Patent Litigants，99 Geo．L． J． 677，692-696（2011）；Arti K．Rai，Symposium：Improving（Software） Patent Quality through the Administrative Process，51 Hous．L．Rev．503，511（2011）．根据美国政府责任办公室的报告，年间美国涉及计算机软件的专利诉讼急速增加。2010年和2011年，包括商业方法专利在内的涉及计算机软件的专利侵权诉讼均占到全部专利侵权诉讼数量的一半以上（Intellectual Property： Assessing Factors That Affect Patent Infringement Litigation Could Help Improve Patent Quality，GAO-13-465（Aug． 22，2013）， available at http：//www． gao． gov/ products /GAO-13-465（last visited Aug． 9，2014））。这其中，由NPE提起的诉讼占到相当大的比例。根据 PwC的研究报告，年间，NPE所获得的平均损害赔偿数额远超专利实施实体在诉讼中所获得的损害赔偿数额（大约是两倍）［2013 Patent Litigation Study（Jun．2013），available at http：//www． pwc． com/us/patentlitigation2013（last visited Aug．9，2014）］。
[78]See，e． g．，Open Text v． Alfresco Software，2014 WL 4684429（N． D． Cal． 2014）；Every Penny Counts v． Wells Fargo Bank，2014 WL 4540319（M． D． Fla． 2014）；Tuxis Tech v． Amazon，2014 WL 4382446（D． Del． 2014）； LoyaltyConversion Systems v． American Airlines，2014 WL 4364848（E． D． Tex． 2014）．
[79]SeeStephanie E． O&Byrne＆ Jeffrey T． Castellano，On Trend：Rule 12 Dismissals Based on Patent Ineligibility under & 101，23 Fed．Cir．B． J． 405，405-406（2014）．可以合理地预见，联邦最高法院 Alice判决之后，被诉侵权人依据FRCP第12（b）（6）条申请法院驳回起诉的成功率会更高。通过这种途径专利侵权诉讼程序就能够在证据开示、权利要求解释和即决审判之前结束，从而大大节省诉讼成本。
[80]See Octane Fitness，LLC v．Icon Health＆ Fitness，Inc，134 S．Ct． ）．美国联邦最高法院在该案判决中指出，联邦地区法院在专利诉讼中对于是否可以判决败诉方支付胜诉方的律师费可以拥有较大的自由裁量权，否定了此前CAFC严格限制地区法院判决诉讼费用转移的做法。
[81]另外3例为Bilski v． Kappos，130 S．Ct． ）；Mayo Collaborative Services v． Prometheus Laboratories，Inc．，132 S．Ct． ）；Association for Molecular Pathology v． Myriad Genetics，Inc．，133 S．Ct． ）。而在这之前的将近30年间，美国联邦最高法院几乎没有触及过专利法第101条规定的可专利性问题。
[82]See Gene Quinn，A Conversation with Chisum and Mueller（Part 2）（Jan． 31，2014）， available at http：/ /www．ipwatchdog． com//part-2-a-conversation-with-chisum-and-mueller/id =47702/（last visited Jul． 28，2014）（Chisum指出了美国专利政策不同时期的摇摆性）。
[83]CLS，717 F．3d at 1313．关于美国涉及计算机软件的专利授权情况，详见Patent Counts By Class By Year， available atwww． uspto． gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/cbcby． pdf（last visited Aug． 8，2014）。
[84]以至于本身拥有大量计算机软件专利的软件巨头公司亦开始采取&反专利&的态度。在联邦最高法院Alice案的审理过程中，美国计算机软件联盟、美国计算机和通信行业协会以及包括微软公司、谷歌公司、脸谱公司、亚马逊公司在内的计算机软件巨头都在其&法庭之友&意见中表示应当否定涉案权利要求的可专利性。
[85]也有部分学者认为&技术&标准同样缺乏明确指引。篇幅所限，本文对此不再展开讨论。
[86]State Street Bank＆ Trust Co．v． Signature Financial Group，Inc．，149 F． 3d 1368（Fed．Cir． 1998）．
[87]如专利质量下降、为布局防御性专利造成专利申请费用增高、专利密度过大、专利效力不稳定、竞争受到抑制、专利侵权诉讼过滥且质量不高等。英国上诉法院法官Jacob认为，美国对利用计算机实施的发明提供强保护在给科研和投资提供动力的同时也付出了代价，&很难断言&这一政策&是一个好东西&（SeeAerotel Ltd v． Telco Holdings Ltd［2007］R．P．C． 7，130）。
[88]详见孔祥俊：《知识产权保护的新思维&&&知识产权司法前沿问题》，北京：中国法制出版社，2013年，第298-306页。
[89]日本学者对各行业的专利依存度进行调查之后得出的结论是，脱离具体的技术行业笼统讨论专利制度的作用几乎没有意义（渋谷達紀：「医薬特許の期間回復問題」，ジュリスト 834号（1985），第66&73頁）。美国学者也对不同产业领域内专利制度的作用方式和&政策杠杆（policy levers）&进行了剖析（Dan L．Burk＆ Mark A． Lemley，The Patent Crisis and How the Courts Can Solve It，Chicago： The University of Chicago Press，2009）。
[90]关于信息技术行业与医药生物行业对专利制度的不同态度，参见Dan L．Burk＆ Mark A． Lemley，The Patent Crisis and How the Courts Can Solve It，Chicago： The University of Chicago Press，2009，pp． 3-4。
[91]参见孔祥俊：《知识产权保护的新思维 &&&知识产权司法前沿问题》，第300&306页；Dan L．Burk＆ Mark A． Lemley，The Patent Crisis and How the Courts Can Solve It，Chicago： The University of Chicago Press，2009，pp． 95 &108。
[92]与美国不同，我国法院在专利侵权诉讼中不能审查专利权的效力。但我国法院对专利授权及确权案件具有司法审查和裁判职责，对专利领域的争议具有终局裁决权，尤其是即将成立的知识产权法院在实现专利政策的灵活性方面将更具有优势。
[93]Mark A．Lemley et al．，Life after Bilski，63 Stan．L．Rev． （2011）．
作者：李洁琼
来源：《中山大学学报（社会科学版）》2015年第2期
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